*사안의 개요
-원고는 이 사건 상표권을 피고1로부터 양수하여 상표권이전등록을 마쳤으나, 피고1의 채권자들이 원고를 상대로 사해행위취소소송을 제기하여 위 양수계약에 대한 사해행위취소 및 원상회복판결이 확정됨
-이 사건 상표권에 대하여 원고가 상표권이전등록을 받고도 실제로 상표 사용을 하지 않았음을 이유로 한 상표권등록취소심판이 2024. 9. 19. 청구되어 특허심판원에 계속 중임
-원고가 피고들을 상대로 이 사건 상표권의 사용금지 및 상표권 침해에 따른 손해배상을 청구함
*재판부의 판단
[판시사항]
가. 불사용으로 인하여 상표등록이 취소로 될 것임이 명백한 경우 침해금지청구를 허용할 수 있는지
나. 상표권자가 상표를 사용하지 않은 경우 상표권침해를 원인으로 한 손해배상을 인정할 수 있는지
다. 사해행위취소 및 원상회복 청구가 인용되어 확정되고 집행됨으로써 수익자 명의의 상표권이전등록에 대한 말소등록절차가 마쳐진 경우 제3자와의 관계에서 상표권자가 누구인지
[판결요지]
가. 불사용으로 인하여 상표등록이 취소로 될 것임이 명백한 경우 침해금지청구를 허용할 수 있는지
상표법이 상표권을 보호하는 것은 어디까지나 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호하기 위함이지(상표법 제1조 참조), 상표 사용으로 축적되는 업무상 신용과는 무관하게 상표를 구성하는 표장 자체에 재산적 가치가 있기 때문은 아니다. 그리고 상표법은 일정한 요건만 구비하면 사용 여부에 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택하면서도, 실제 사용되지 않는 상표의 등록을 허용함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 하는 제도 또한 마련하고 있다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 참조).
상표권도 사적 재산권의 하나인 이상 그 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 하는데(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 참조), 상표 사용 의무를 이행하지 아니하여 그 등록이 취소될 것임이 명백함에도 형식적으로 상표등록이 유지되고 있다는 이유로 그 상표권을 별다른 제한 없이 독점․배타적으로 행사할 수 있도록 하는 것은 위와 같은 상표법의 입법목적과 불사용으로 인한 상표등록취소 제도의 취지에 맞지 않을 뿐만 아니라, 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다.
따라서 불사용으로 인하여 상표등록을 취소한다는 심결이 확정되기 전이라고 하더라도 이미 그 취소심판이 청구되어 장차 상표등록이 취소로 될 것임이 명백한 경우에는 적어도 그 상표권에 기초한 침해금지청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 상표권침해소송을 담당하는 법원으로서도 상표권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 불사용으로 인한 상표등록 취소 여부에 대하여 심리․판단할 수 있다고 할 것이다(불사용으로 인한 상표등록 취소사유가 있다고 하더라도 취소심결이 확정되지 않는 한 그 등록상표권에 기초한 침해금지청구권의 행사를 제한할 수 없다는 취지로 판시한 대법원 1991. 4. 30. 자 90마851 결정, 대법원 1989. 4. 24. 선고 89다카2988 판결, 대법원 1998. 5. 22. 선고 97다36262 판결 등은 불사용으로 인한 상표등록취소 심결이 확정되더라도 소급효를 전혀 인정하지 않았던 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 구 상표법이 적용되는 사안에 관하여 판단한 판결로서 이 사건에는 원용할 수 없다).
나. 상표권자가 상표를 사용하지 않은 경우 상표권침해를 원인으로 한 손해배상을 인정할 수 있는지
등록상표가 사용되지 않은 경우에 심지어 통상 사용료 상당액 손해배상청구까지도 부정될 수 있다는 점이 대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33175 판결 및 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결에 의하여 대법원의 입장으로 밝혀져 있었고, 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결은 이를 보다 명확하게 재확인하였다고 할 수 있다.
다만 대법원판례가 무조건적으로 등록상표 불사용의 경우에는 상표권침해가 있더라도 상표권자에게 손해가 발생하지 않는다는 입장을 설시한 것인지에 대해서는 의문이 제기될 수 있다. 등록 후 상표를 사용한 사업을 구체적으로 준비하고 있었는데 침해행위로 인하여 사업 추진에 장해가 발생하였다든지, 상표를 사용하려는 사람과 상표 사용 허락을 위한 협상을 진행 중이었는데 침해상표의 존재로 인하여 상표 사용 허락 계약이 무산되었다든지 등의 상표권자 손해 발생을 인정할 만한 구체적인 사정의 주장․증명이 있다면, 일정한 범위 내에서 상표권자의 손해 발생을 인정하고 그 배상을 명할 여지도 없지 않다고 판단된다.
그러나 이 사건에서는 상표 불사용에도 불구하고 상표권침해로 인하여 상표권자에게 손해가 발생하였다는 점에 관하여 ‘상표법 제110조 제4항에 따라 등록상표의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 상표권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구하는 경우’에 비하여 상표권자에 의한 보다 높은 수준의 구체적인 주장․증명이 필요하다고 할 수 있는 ‘침해행위에 의하여 받은 침해자의 이익액을 상표권자의 손해액으로 추정하는 상표법 제110조 제3항에 의한 손해배상액 산정’을 원고가 주장하면서도 피고들의 행위로 인하여 원고에게 손해가 발생하였다는 점에 관하여 구체적인 주장․증명을 다하였다고 보기 어렵다.
다. 사해행위취소 및 원상회복 청구가 인용되어 확정되고 집행됨으로써 수익자 명의의 상표권이전등록에 대한 말소등록절차가 마쳐진 경우 제3자와의 관계에서 상표권자가 누구인지
민법 제406조의 채권자취소권의 행사로 인한 사해행위의 취소와 일탈재산의 원상회복은 채권자와 수익자 또는 전득자에 대한 관계에 있어서만 그 효력이 발생할 뿐이고 채무자가 직접 권리를 취득하는 것이 아니므로(대법원 2000. 12. 8. 선고 98두11458 판결 등 참조), 소외인들이 원고를 상대로 한 사해행위취소 청구 소송에서 승소확정판결을 받고 그 판결을 집행함에 따라 원고의 이 사건 제1, 3, 4 상표등록이 말소되었다고 하더라도 그 효력은 피고들에게 미치지 아니한다(대법원 2010. 10. 28. 선고 2010후1435 판결 및 대법원 2011. 1. 27. 선고 2010후2407 판결의 취지 참조). 따라서 피고들과의 관계에서 이 사건 제1, 3, 4 등록상표의 상표권자는 여전히 원고라고 보아야 한다.
[참조조문]
상표법 제107조, 제110조, 제119조 제1항 제3호
[참조판례]
가. 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결, 대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결, 대법원 2026. 3. 12. 선고 2024후10504 판결, 대법원 2026. 3. 12. 선고 2024후11460 판결
나. 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결, 대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33175 판결, 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결, 대법원 2009. 10. 29. 선고 2007다22514,22521 판결, 대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결
다. 대법원 2010. 10. 28. 선고 2010후1435 판결, 대법원 2011. 1. 27. 선고 2010후2407 판결